郑小粤：谈现有技术抗辩的法律性质
2009-12-26 01:38:02   来源：知识产权实验室(郑小粤)   评论：0

在我国司法实践中，现有技术抗辩原则早已得到普遍接受。然而，现行法律规定中对现有技术抗辩少有触及。在中，最高法院2001年发布的«关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定»[1][1]是仅有的少数涉及现有技术抗辩的法律规定之一，其中第九条规定，对于人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，如果“被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的”[2]，可以不中止诉讼。这一规定可以看作是现行法对现有技术抗辩的接受和承认。而在即将于2009年10月1日起生效的新修改的«专利法»中，现有技术抗辩原则作为新增部分写入第62条，规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。” 这标志着现有技术抗辩原则已经获得了稳定的法律地位。但是，尽管该规定明确了使用现有技术“不构成侵犯专利权”，却没有说明现有技术抗辩的法律性质：是属于本来就“不侵权”的抗辩，还是虽然落入了专利保护范围，但同时也属于现有技术，因而不能判定侵权成立的一种“侵权例外”的抗辩？抑或是两者兼而有之。本文试图对现有技术抗辩的法律性质作出进一步的深入分析。

一、        专利侵权判定与抗辩的性质

确定专利权的保护范围主要依据权利要求，根据专利法第56条第1款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。即发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容来确定。其保护范围需要在理解权利要求的本意之后，结合专利文件来解释权利要求。 

专利侵权判定可以分为两步：首先是确定专利权的保护范围，在明确了专利权的保护范围之后，然后再与被控侵权物比对。

 对于被控侵权物来说，如果其落入了专利保护范围内，而且不属于法律规定的例外情况，就构成了侵犯专利权。

对于被控侵权人来说，要证明不构成专利侵权，只有两个途径：要么证明被控侵权物未落入专利保护范围内；要么证明被控侵权物即便被控侵权物落入了专利保护范围之内，由于属于法律规定的例外情况，也不视为侵犯专利权。

 如果能证明被控侵权物未落入专利保护范围内，则可以高枕无忧，这是侵权抗辩的最佳结果。这种抗辩，在专利法理论中称作“不侵权抗辩”。 

而要证明属于法律规定的例外情况，则难度增加。这是在无法完成“不侵权抗辩”的前提下，即默认了被控侵权物已落入专利保护范围内，然后寻求适用法律上的特别例外规定。如专利法第11条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得实施其专利……”，这里所说的“本法另有规定的”，是指现行专利法第63条（新修改的专利法第69条）规定的“不视为侵犯专利权”的五种情形。这种抗辩，在专利法理论中称作“侵权例外抗辩”。 

新修改的专利法第62条引入了“现有技术抗辩”以及“现有设计抗辩”[3][3]，由此带来的问题是，“现有技术抗辩”或者“现有设计抗辩”是属于“不侵权抗辩”，还是属于“侵权例外抗辩”？

 二、        现有技术抗辩对专利侵权判定规则的冲击

在传统的专利侵权判定中，通常是以权利要求的内容来比对被控侵权物是否落入专利保护范围内；参与比对的只有专利权利要求和被控侵权物。引入现有技术抗辩之后，必然会对专利侵权判定规则带来重大改变。下面具体分析如下。

（1）从拒绝到逐步接受“现有技术抗辩”

我国自实行专利制度以来，对“现有技术抗辩”经历了从早期的“不接受”过渡到“有条件接受”的转变过程。新修改的专利法生效后，“现有技术抗辩”得到了法律上确认，这对统一司法尺度意义重大。[Page]

我们还是有必要从早期的“不接受”中发现其中的合理成分。

“现有技术”一词，是专利审查阶段的专门术语，用来审查专利申请是否相对于“现有技术”具有专利性，其审查职权由法定的行政机关专门行使。理论上说，凡是通过专利审查机关审查批准的“专利技术”，都不同于“现有技术”，或者说，“专利技术”是对“现有技术”作出了贡献，因此才能受到法律的保护。可见，“专利技术”与“现有技术”界限分明。

在专利保护阶段，裁判者是人民法院。既然专利已经被授权，既然“专利技术”与“现有技术”彼此不能交叉，就应以专利权利要求为中心，对比被控侵权物是否落入专利保护范围；而没有进行“现有技术抗辩”的必要。因此，我国专利制度实施的初期，不允许“现有技术抗辩”是有道理的。尽管如此，我们还应看到，法院已经意识到即使是授权专利，由于受各种条件限制，也可能出现属于现有技术而不应被授权的现象。法院受职权分离主义的限制，无权对是否属于现有技术这个专利审批机关的专责作出自己的判断，故最高人民法院在1992年12月发布的«关于审理专利纠纷案件若干问题的解答»中规定：“人民法院受理实用新型或外观设计专利侵权案件后，在向被告送达起诉状副本时，应当通知被告如欲请求宣告该项专利权无效，须在答辩期间内向专利复审委员会提出。被告在答辩期间内请求宣告该项专利无效的，人民法院应当中止诉讼。”由此可以看出，法院是借助于被告的无效请求而主动中止程序，以等待专利审查机关的结论，体现了法院对行政权的尊重。

根据当时的情况，最高人民法院作出上述规定是十分恰当的。由于当时我国专利制度实施的时间不长，法院普遍缺乏审理专利案件的经验，对于“现有技术”，统一由国家专利局进行认定比较稳妥。考虑到保护被告人程序上的合法权益，规定中要求法院行使释明权，即告知被告可请求宣告该项专利权无效，但“须在答辩期间内向专利复审委员会提出”。一旦被告在答辩期间内请求宣告该项专利无效的，人民法院就应当中止诉讼，等待专利行政机关的审查结果。 

2001年最高人民法院在法释21号司法解释^[4][4]中，鉴于人民法院已经有了十多年的专利审判实践经验，表现出对“现有技术抗辩”的态度有所松动。但同时期北京市高级人民法院对“现有技术抗辩”的态度仍然比较谨慎。北京高院认为[5][5]，在“现有技术抗辩”中，只能采用一份单独的对比文件，或者是两份以上对比文件的“显而易见的简单组合”作为比对的现有技术，表明下级法院仍不愿过多地介入到复杂的“现有技术”判断之中，只是对那些十分明显的“现有技术”，才接受“现有技术抗辩”。 

（2）“现有技术抗辩”带来的比对关系的变化

通常意义上的专利侵权判定，就是专利权利要求与被控侵权物的比对，如果没有落入专利保护范围之内，结论自然是不构成侵权；如果落入专利保护范围之内，最多再审查是否有法律规定的例外情形。如果没有，就可以判定侵权成立。

但引入“现有技术抗辩”之后，比对关系明显地复杂起来。在专利权利要求和被控侵权物之外，还要考虑“现有技术”的影响。这样一来，法院就面临着三组关系[6][6]的比对，假设专利权为A，涉嫌侵权的技术方案为B，现有技术为C：

第一组比较是A：B。这一组比较实际上是推定专利A的有效性的前提下所作的比较，这就是普通的专利侵权诉讼中法院审理的基本任务；

第二组比较是A：C。这一组是专利与现有技术的比较，通常是专利复审委员会的职责，法院作此比较，有挑战专利权的有效性的嫌疑；

第三组比较是B：C。即如果能证明涉嫌侵权的技术方案B等于现有技术C，则法院完全可以据此得出不侵权的结论。在这一组的比较中，因为不是与专利作比较，并不涉及专利权是否有效，仅仅证明了涉嫌侵权的技术方案[Page]B属于现有技术C而已，因而没有挑战专利权的效力。

法院面对这三组比较关系，是三组关系都要一一比较，还是有所回避与侧重？例如，法院是否有权在专利与现有技术之间进行比较，是否优先适用第三组即涉嫌侵权的技术方案B与现有技术C的比较？对这些问题的不同回答，反映出对“现有技术抗辩”法律性质的不同认识。

三、如何看待“现有技术抗辩”的法律性质

新修改的专利法第60条涉及了对一般专利侵权行为的规制，即“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权……”；第69条则规定了五种侵权例外情形；而涉及“现有技术抗辩”的第62条设置于两者之间。“现有技术抗辩”究竟属于“不侵权抗辩”还是“侵权例外抗辩”，抑或“不侵权抗辩”与“侵权例外抗辩”两者兼而有之？立法者没有明确，仅从法律条文的设置上也得不到答案。笔者试就此作出自己的分析。

（1）     从“现有技术抗辩”优先适用看“现有技术抗辩”的性质

专利侵权诉讼中，如果涉及到“现有技术抗辩”，法院必须确定上述三组比对方式的先后顺序。最高人民法院民事审判第三庭在«关于王川与合肥继初贸易有限责任公司等专利侵权纠纷案的函»[7][7]中指出，“不论神电公司技术与王川专利是否相同，在神电公司提出公知公用技术抗辩事由的情况下，只有在将神电公司技术与公知公用技术对比得出否定性结论以后，才能将神电公司技术与王川专利进行异同比较”。由此可见，最高人民法院的观点是首先适用现有技术抗辩的比较（即上述第三组的比较），只有在现有技术抗辩不成立以后，再按照常规的步骤进行被控侵权物与专利权利要求的比较（即上述第一组的比较）。

应该说，判断被控侵权物是否落入专利保护范围，可以从两个方面考虑：其一是正面分析，在专利保护范围明确的前提下，看被控侵权物是否落入其中；其二是从反向考虑，看被控侵权物是否在现有技术范围内，如果能证明“是”，则被控侵权物必定处于专利保护范围之外。

首先适用现有技术抗辩的比较，其好处是先不用确定专利保护范围，而是选择相对容易的对被控侵权物与现有技术进行比较，如果比较的结果是被控侵权物在现有技术范围内，则说明“现有技术抗辩”的性质为“不侵权抗辩”。但如果现有技术抗辩不成立，还必须进行被控侵权物与专利权利要求的比较。需要指出的是：在这种情形下，如果被控侵权物也没有落入其中专利保护范围中，其抗辩性质仍属于“不侵权抗辩”。

（2）     从专利与被控侵权物比较的优先适用看“现有技术抗辩”的性质

如果先进行专利与被控侵权物的比较，要回答的问题是，在专利保护范围明确的前提下，看被控侵权物是否落入其中。如果被控侵权物未落入专利保护范围，则表明被控侵权物处于专利保护范围之外，可得出“不侵权”的结论，因此，其抗辩性质仍属于“不侵权抗辩”。反之，如果被控侵权物已落入专利保护范围内，在被告主张“现有技术抗辩”的前提下，此时需要进行被控侵权物与现有技术的比较。如果被告成功地证明了被控侵权物属于现有技术，由于现有技术一定处于专利保护范围之外，则间接地证明了被控侵权物也处于专利保护范围之外。这样，其抗辩性质就应属于“侵权例外抗辩”。

（3）     两种比对顺序的优劣分析

理论上说，无论是优先适用现有技术抗辩，还是先进行专利与被控侵权物的比较，得出的结论应该是一致的，不能因为比对顺序不同导致不同的比对结果。但考虑到程序效率，如果采用其中一种比对顺序更经济，则还是有高下之分。主张优先适用现有技术抗辩的学者^[8][8]认为，当现有技术抗辩的结果能够确定被告的被控侵权物落入现有技术的范围，就可以得出不侵权的结论，也就省去了专利与被控侵权物的比较，可以节省司法资源。从本文前面的分析看，这个观点有失偏颇。的确，当被控侵权物落入现有技术的范围，是可以得出不侵权的结论；但是，如果被控侵权物没有落入现有技术的范围时，后面的比对仍然是不可避免的。因此，还必须考虑后续的比对程序。[Page]

同理，进行专利与被控侵权物比较时，并不一定能够确定“被控侵权物没有落入专利保护的范围”，因此，也不能省去后续的比对。

可见，上述两种顺序的比对，需要的程序时间大致相当，“优先适用现有技术抗辩”不能提高程序效率。 

（4）法院是否有权对专利与现有技术进行比对 

对法院是否可以对专利与现有技术进行比对，目前业界普遍持否定态度。他们认为，专利与现有技术之间的比较是专利审查机关的工作。专利审查机关可以直接得出专利申请或专利是否具有专利性的判断结论，而法院却不应该在案件审理中作出相同方式的比对。

笔者认为，在涉及现有技术抗辩的专利侵权诉讼中，无论如何，法院都不应回避专利与被告所主张的现有技术的比较：这种比较只是基于现有证据材料的比较，大多数情况下，这种比较更能衬托或验证其他两组比较的结果，便于证明结论的合理性，因此不应设置任何限制，更不应成为法院审理的禁区；相反，这种比较有助于法院查明案件事实。只是应当注意，作为大陆法系国家，法院不能根据比较结果直接评判专利权的效力，更不能得出专利无效的结论。

顺便指出的是，在美国的专利侵权诉讼中，尽管法院有权评价专利有效性，甚至宣布权利要求无效[9][9]，但美国法院在对专利与现有技术进行比较也是有限度的。2008年9月，美国联邦巡回上诉法院在Egyptian Goddess v. Swisa一案[10][10]指出：“需要强调的是，在判定过程中尽管常常涉及了专利与现有技术的比对，但这不是为了判断专利的有效性，而是专门为了侵权判定。”